КОНТРАКТНОЕ ПРАВО ОНЛАЙН-СЕРВИС ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
MIRIPRAVO.RU
Аналитика, контракты, lexmercatoria
Ресурс работает с 1999 года
ECE/TRADE/222

Другие обязательства
Other obligations


Руководящие принципы для составления контрактов международной передачи ноу-хау (производственного опыта) в машиностроении


VIII. Другие обязательства \ Other obligations  
58. Перечень Передача ноу-хау может также, подобно любой коммерческой сделке, вызывать множество дополнительных обязательств, как для одной стороны, так и для обеих, например: передача новшеств, связанные с ноу-хау патенты, гражданская ответственность в случае претензий третьей стороны, вопросы налогообложения, гражданская ответственность в соответствии с актами, ограничивающими отдельные виды предпринимательской деятельности, предоставление сублицензий и т. д.   58. Enumeration The transfer of know-how may also, like any commercial transaction, give rise to a number of complementary obligations for either or both of the parties such as: communication of improvements, patents connected with the know-how, civil liability in case of third-party claims, taxes, legal provisions on restrictive business practices, the granting of sub-licences, etc.  
  A. Передача новшеств \ Communication of improvements  
59. Сроки и условия (i) Ввиду высоких темпов роста технического прогресса, сторонам контракта о передаче ноу-хау приходится рассчитывать и на то, что вскоре в их области могут появиться новшества. Следовательно, если речь идет о сотрудничестве между сторонами, контракт в некоторых случаях предусматривает пункт и о том, что о любых новшествах и модификациях, возникающих в рамках использования ноу-хау одной из сторон, последняя обязана на определенных условиях уведомить о них другую; при этом оговаривается цена, если о таковой встает вопрос (потому что иногда обо всех усовершенствованиях сообщается без дополнительного платежа), срок обязательства (как правило, срок действия контракта) и необходимость сохранения надлежащего уровня конфиденциальности. (ii) Если новшество внесено третьим лицом и передано им одной из сторон, то в случае его передачи еще кому-то, другой стороне может потребоваться разрешение упомянутого третьего лица с выплатой ему суммы в рамках соглашения, достигнутого заинтересованными сторонами. (iii) Если Доверитель передает ноу-хау не одному, а нескольким Цессионариям, в контракте может быть предусмотрено условие, что стороны через Доверителя также получат доступ к внесенным в ноу-хау и Доверителем, и Цессионарием новшествам. 60. Принципиальное изменение производства (i) Сложности могут возникнуть в тех случаях, если какое-то усовершенствование или модификация, введенная в ноу-хау одной из сторон, такова, что принципиально меняет производство и, фактически, составляет уже новое ноу-хау, передаче не подлежащее. В контракте необходимо предусмотреть, при каких условиях и до какой степени то или иное усовершенствование может быть передано. При этом стороны не должны забывать, что зачастую бывает крайне сложно четко разграничить усовершенствования, о которых необходимо сообщить, и те, о которых, напротив, сообщать не рекомендуется. (ii) Если стороны считают взаимоприемлемым исключение по обязательству такой передачи, когда речь идет о каких-то принципиальных усовершенствованиях, они, в ряде случаев, могут придти к соглашению о предоставлении преимущественного права другой стороне. (iii) Если контрактом в порядке исключения не предусмотрена передача усовершенствования, то иногда вопрос исчерпывается неофициальным путем, и переговоры сводятся к установлению взаимоприемлемой и адекватной суммы вознаграждения. (iv) Иногда исключений для обязательств передачи новшества не предусматривается, и, таким образом, вопрос о дополнительном вознаграждения изначально отпадает. 61. Аналогичные контракты с третьими лицами (i) Взаимный обмен новшествами в рамках ноу-хау может представлять определенные трудности для сторон в аспекте сохранения уровня секретности, если одна из сторон или же обе они связаны с другими фирмами через передачу ноу-хау в смежных областях, что включает в себя и обмен новшествами. Вполне может произойти, что новшество, внесенное в то или иное изделие в рамках ноу-хау, может быть внесено полностью или же частично и в другое родственное изделие в рамках ноу-хау; следовательно, для стороны, которой стало известно о подобном новшестве, несколько затруднительно сохранить это в тайне, поскольку это противоречит обязательствам этой стороны сообщать своему партнеру по контракту обо всех новшествах, вносимых в выпускаемые в рамках ноу-хау изделия. (ii) Иногда даются указания на тот счет, как поступить в случае возникновения подобных «пограничных» ситуаций в рамках сотрудничества между фирмами. Контракт иногда предусматривает - обычно в случае предоставления исключительных прав – отсутствие права у Цессионария на заключение подобных соглашений с другими фирмами, работающими в той же самой области (см. также параграф. 53: Обмен ноу-хау). 59. Terms and conditions (i) In view of the rapidity of technical progress, the parties to a contract for the transfer of know-how can expect improvements to be made in it in a relatively short period of time. Consequently, in case of cooperation between the parties, the contract sometimes stipulates that any improvements and modifications made to the know-how by one of the parties will be communicated to the other on terms to be specified as regards price, if any (sometimes improvements are communicated without additional payment), the duration of the obligation (normally the duration of the contract) and the secrecy of the improvements.     (ii) If the improvement has been made by a third party who has assigned it to one of the parties, its transfer to the other party may require the permission of the said third party and the payment to him of a sum to be decided on by agreement between those concerned. (iii) If the grantor transfers the know-how to a number of grantees, the contract may provide that the parties shall benefit, through the grantor, from any improvements that may be made to the know-how by either the grantor or the grantees. 60. Radical modification of manufacture     (i) A difficulty may arise when the improvement or modification introduced into the know-how by one of the parties is such that it radically alters the manufacture and constitutes, in fact, new know-how which should not obligatorily be transferred. The contract should provide to what extent and under what conditions the modification should be communicated, the parties keeping in mind that it is very difficult to lay down a dividing line between improvements which must be communicated and those which need not.     (ii) If the parties allow for an exception to be made to the obligation of communication, as far as radical modifications are concerned, they sometimes agree nevertheless to a priority right to be offered to the other party. (iii) When the contract does not provide for an exception to the rule as to communication, it sometimes refers to an amicable procedure with a view to establishing an adequate remuneration. (iv) Sometimes no exception is made to the obligation to communicate and no provision is made in respect of additional remuneration.   61. Similar contracts with third parties     (i) The reciprocal communication of improvements in the know-how may also create difficulties for the parties with respect to maintenance of secrecy where one or both of them is connected with other firms through the transfer of know-how in related fields involving the communication of improvements. It may well be, in fact, that an improvement made in a given item of know-how may be applied, as it stands or with slight modification, to a related item of know-how; consequently, the obligation on the party to whom such an improvement is communicated to keep it secret conflicts with that party's obligation, Yis-à-vis a contracting partner with respect to a related item of know-how, to communicate all improvements to the latter. (ii) Indications are sometimes given on how to deal with these borderline cases, which really belong to the sphere of co-operation between firms. The contract sometimes provides - usually in case of the granting of exclusive rights - that the grantee has no right to conclude similar agreements in the same field with other firms (see also para. 53: Exchange of know-how).  
  B. Связанные с ноу-хау патенты \ Patents connected with the know-how  
62. Предосторожности, о которых необходимо помнить при подготовке контракта. В интересах обеих сторон учитывать все плюсы и минусы использования ранее опубликованных патентов, связанных с ноу-хау (принадлежит ли патент Доверителю, Цессионарию или третьему лицу). Поэтому стороны должны быть предельно внимательны, оговаривая в контракте обязательства, которые они готовы принять, в случае возникновение подобных ситуаций. 63. Ранее опубликованный патент Доверителя (i) Если ноу-хау касается промышленной эксплуатации ранее опубликованного патента, принадлежащего Доверителю, особенно желательно, чтобы лицензия на патент и передача ноу-хау - согласно важности каждого элемента - были рассмотрены и оговорены в отдельных пунктах или вовсе в отдельных контрактах, если речь идет о принципиальных различиях в отношении срока действия, целей и применимых к ним пунктах закона. Подобные же соображения относятся и к другим формам прав промышленной собственности. (ii) Если ноу-хау было запатентовано Доверителем в другой стране или же на другой территории, отличных от той, где Цессионарий получил право использования ноу-хау, то Цессионарий вправе: (a) просить о выдаче ему лицензии с предоставлением права экспорта ноу-хау в страны, где метод был запатентован; (b) предусмотреть в договоре пункт о том, что патент не будет препятствовать ему в использовании ноу-хау в случае получения Доверителем нового патента в стране Цессионария или в любой третьей стране в рамках контракта о передаче ноу-хау; (c) одновременно запросить право на возможное приобретение патентной лицензии. 64. Последующие патенты, полученные сторонами (i) Контракт обычно содержит пункты о патентных правах касательно новых патентов для: (a) самого ноу-хау (или части его) существующего на момент заключения контракта и принадлежащий Доверителю; (b) более поздних новшеств, внесенных Доверителем или Цессионарием. (ii) Вполне уместно, если контракт оговаривает и условие о том, что Доверитель обязуется сообщать Цессионарию о своем намерении сделать заявку на патент, касающийся ноу-хау (или части его) на момент заключения контракта. В таком случае контракт обычно предусматривает и право Цессионария на лицензию в рамках патента, в рамках контракта и без необходимости каких-либо выплат Доверителю. (iii) В контракте также может быть оговорено и то, что по предварительному разрешению Доверителя, сам Цессионарий на территориях, предусмотренных контрактом, вправе подать заявку на патент по ноу-хау (или части его) на момент заключения контракта. В таком случае условия оперирования с патентами определяются, как правило, контрактом. (iv) В случае внесения сторонами новшеств контракт обычно определяет, какой из сторон надлежит подать заявку на патент, а также территории, где такая заявка должна быть подана и условия оперирования с патентами (за чей счет, права, предоставляемые одной стороной другой, права третьих лиц, все возможные выплаты одной стороны другой и т. д.).     (v) Контракт может также предусматривать сотрудничество сторон в возбуждении иска против третьего лица за нарушение патентных прав, совершённого Доверителем или Цессионарием, либо в организации совместной защиты против иска, выдвинутого третьим лицом против одной из сторон (см. также параграф. 78). (vi) Обычно в контракте оговаривается и то, как отражается на правах, предоставленных согласно вышеприведенным пунктам (ii), (iii) или (iv) аннулирование контракта, и вносятся ли в них какие-либо изменения. (Важно избежать ситуации, когда стороне, являющейся автором изобретения, чинятся препятствия в связи с использованием патента уже после аннулирования контракта.) (vii) Контракт может содержать подобные условия и по отношению к другим формам прав промышленной собственности. (a) запросить предоставление ему о лицензии на экспорт ноу-хау в страны, где оно было патентовано; (b) предусматривать, что патент не будет препятствовать использованию им ноу-хау в случае нового патента, заявленного Доверителем в стране Цессионария или в третьей стране, имеющей отношение к ноу-хау; (c) одновременно запросить предоставление права на приобретение патентной лицензии. 65. Более ранние патенты третьей стороны (i) Промышленное использование ноу-хау может содержать нарушение патентных прав третьей стороны; (ii) Обычно это Цессионарий, который узнает о положении с патентами на его территории; и все же в некоторых случаях, он не сможет провести такой поиск до обладания правом на ноу-хау; (iii) В этих целях контракт содержит условие о приостановлении его действия на указанный период, что позволяет Цессионарию осуществить поиск предшествующих патентов; (iv) Стороны могут также предпринять совместный поиск предшествующих патентов в технической области, связанной с ноу-хау; (v) С другой стороны Доверитель вправе недвусмысленно заявить в контракте, что ему ничего не известно о существовании каких-либо других патентов и, соответственно, он в этой связи не может предоставить никаких гарантий. 66. Более поздние патенты третьей стороны (i) Может возникнуть и другая ситуация, когда третье лицо может получить патент после заключения контракта, и в итоге Цессионарий - и даже Доверитель - полностью или частично лишатся возможности использования ноу-хау, поскольку наличие патента может служить основанием для претензий. Так как из всех ситуаций, связанных с существованием патента, подобную предусмотреть никак не удастся, именно в интересах обеих сторон сделать соответствующую оговорку в контракте. (ii) Например, они могут решить, что оплата будет приостановлена или уменьшена (в тех случаях, когда Цессионарий должен заплатить третьему лицу за патентную лицензию), или даже решить аннулировать контракт. Та же проблема возникает и тогда, если к тому моменту, когда затрагивается патент третьей стороны, оплата была уже осуществлена полностью (см. также параграф. 78). (iii) В случае необходимости стороны могут также договориться о сотрудничестве в вопросах защиты ноу-хау и оспорить срок действия патента, заявленного или полученного третьей стороной. 62. Precautions to be taken in preparing the contract. It is in the interest of both parties to take account of any obstacles or advantages which may be derived from prior or subsequent patents connected with the know-how (whether the patent belongs to the grantor, to the grantee, or to a third party). The parties should therefore be careful to specify in the contract the obligations they are prepared to assume should any of these situations arise. 63. Grantor's prior patent (i) If the know-how relates to the industrial exploitation of a prior patent belonging to the grantor, it is particularly advisable that the patent licence and the transfer of the know-how should - according to the importance of each element - be dealt with in separate clauses, or even in separate contracts, if the purpose, duration and relevant rules of law differ in the two cases. Similar considerations would apply to other forms of industrial property rights.     (ii) If the know-how has been patented by the grantor in a country or in a territory other than the one in which the grantee has obtained the right of exploitation, the grantee may:     (a) Ask for a licence enabling him to export the know-how to countries where it has been patented;   (b) Stipulate that the patent will not prevent him from exploiting his know-how in case of a subsequent patent being taken by the grantor in the grantee's country or in any third country to which the know-how contract relates;   (c) In the same case, request a right to the possible acquisition of a patent licence. 64. Subsequent patents held by the parties (i) The contract usually contains provisions regulating the disposition of rights in patents subsequently obtained for: (a) The know-how itself (or any of its elements) existing at the date of the contract and owned by the grantor;   (b) Later improvements made by either the grantor or the grantee. (ii) There will normally be a provision in the contract that the grantor will inform the grantee of his intention to apply for a patent relating to the know-how (or any of its elements) existing at the date of the contract. In this case the contract usually provides that the grantee is entitled to a licence under the patent, within the scope of the contract, without further payment to the grantor. (iii) The contract may also provide that, with the grantor's previous authorization, the grantee himself may apply, in the territories covered by the contract, for patents in respect of know-how (or any of its elements) existing at the date of the contract, and in such a case the contract will normally specify the conditions under which the patents are to be governed.   (iv) In the case of improvements made by either party the contract usually specifies which of the parties is to file patent applications, the territories in which patent applications may be filed and the conditions under which such patents are to be governed (at whose expense; nature of rights granted by one party to the other, any rights to be accorded to third parties; any further payments by one party to the other, etc.).   (v) The contract may also provide for co-operation between the parties in proceeding against a third party for infringement of a patent held by the grantor or the grantee or in conducting a joint defence to a suit brought by a third party against one of them (see also para. 78).     (vi) The contract normally states whether the rights granted under (ii), (iii) or (iv) above survive the termination of the contract, with or without modification. (It is important to avoid the situation where the party making the invention is hindered in his exploitation of the patent after the termination of the contract.)     (vii) The contract may contain similar provisions in respect of other forms of industrial property rights.   (a) Ask for a licence enabling him to export the know-how to countries where it has been patented; (b) Stipulate that the patent will not prevent him from exploiting his know-how in case of a subsequent patent being taken by the grantor in the grantee's country or in any third country to which the know-how contract relates; (c) In the same case, request a right to the possible acquisition of a patent licence.     65. Prior third-party patents   (i) The industrial exploitation of the know-how may constitute a breach of third-party patent rights; (ii) It is usually the grantee who finds out what the situation is in his territory as regards patents; nevertheless, in some cases, he will be unable to make this search until he has obtained the know-how; (iii) The contract is therefore sometimes made subject to a condition suspending its operation for a specified period to enable the grantee to search for prior patents; (iv) The parties may also undertake a joint search for prior patents in the technical field related to the know-how; (v) On the other hand the grantor may expressly state in the contract that he has no knowledge of the existence of any relevant patents but that he is unable to give any undertaking in that respect. 66. Subsequent third-party patents     (i) Another situation that may arise is that a third party may obtain a patent after the contract is concluded, with the result that the grantee - and even the grantor - may be wholly or partly prevented from exploiting the know-how as soon as the patent can be used as a basis for objections. Since of all situations which the existence of a patent may cause, this one cannot be avoided a priori, it is in the interests of the parties to make provision for the effects which that situation may have on their contract.   (ii) They may decide, for example, on a provision to the effect that payment will be stopped or reduced (when the grantee has to pay the third party for a patent licence), or perhaps even that the contract will be terminated. The problem is the same in cases where, at the time when the third-party patent comes into play, payment has been completed (see also para. 78).    (iii) The parties may also agree to co-operate in protecting the know-how and, if need be, in challenging the validity of a patent applied for or obtained by a third party.
  C. Гражданская ответственность в случае претензий и исков третьей стороны \ Civil liability in the event of third-party claims  
67. (i) Третьи лица вправе предъявить иск как Цессионарию, так и Доверителю, если, по их мнению, изделия, изготовленные в рамках использования ноу-хау, наносят ущерб им или их собственности. (ii) Поэтому в интересах сторон заявить: (a) какая из сторон должна взять на себя ответственность; или (b) каким образом разделить ответственность; (c) какие именно возмещения убытков, если таковые наличествуют, должны погашаться каждой из сторон; (iii) При выборе решения из упомянутых в предыдущем абзаце, стороны должны иметь в виду и расходы на страхование против гражданской ответственности и условия существующего законодательства. (iv) Сторонам необходимо определить и форму информирования друг друга по этим вопросам. 67. (i) Third parties may sue the grantee or the grantor for personal injury or damage to property sustained through the use of the know-how or of the products manufactured with its help.   (ii) It is therefore in the interest of the parties to say: (a) Which party is to accept liability; or (b) How the liabilities are to be apportioned; or (c) What indemnities, if any, are to be given by either party. (iii) In choosing one of the solutions referred to in the proceeding sub-paragraph, the parties should bear in mind both the cost of insuring against civil liability and the provisions of the applicable law. (iv) In any case the parties should specify how they will keep each other informed on this matter.
  D. Налогообложение \ Taxation  
68. (i) Как правило, стороны оговаривают в контракте и то, кому платить налоги, или же как поделить таковые между собой. В этой связи необходимо иметь в виду условия существующего законодательства и наличие международных соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между странами сторон, и выработать соответствующие пункты в договоре. (ii) В этом смысле весьма полезными могут стать консультации с квалифицированными специалистами-экспертами в данной области. 68. (i) The parties often specify in the contract by whom taxes will be borne or in what proportion they will share them. They should, in this connexion, bear in mind the relevant legislation applicable and any international double-taxation agreements which may exist between the countries concerned and should make the necessary adjustments.    (ii) Seeking the advice of experts on this subject is particularly to be recommended.
  E. Ограничения на отдельные виды предпринимательской деятельности \ Restrictive business practices  
69. (i) стороны должны помнить, что существующие национальное и международное законодательство, запрещающие или ограничивающие отдельные виды предпринимательской деятельности, могут лишить законной силы или ограничить некоторые из условий, которые они намеревались включить в договор о передаче ноу-хау. (ii) В частности, это следующие: (a) Ограничение использования ноу-хау (см. параграф. 32); (b) Запрет на изготовление или сбыт некоторых изделий; (c) Установление фиксированной продажной цены на изделия (см. параграф. 32 (vi)); (d) Постановка передачи ноу-хау в зависимость от других видов предпринимательской деятельности на другом производстве (см. параграф. 31 (iv)); (e) Предусмотрение платежей или обязательство использовать ноу-хау после утраты последним ценности (см. параграф. 55 (iii) и 56), и т.д. (iii) По всем финансовым вопросам сторонам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с квалифицированными специалистами-экспертами в этой области. 69. (i) The parties should remember that national or international applicable legislation designed to prohibit restrictive business practices may invalidate or limit some of the provisions which they might wish to include in their transfer of know-how. (ii) The provisions are inter alia those which: (a) Limit the exploitation of the know-how (see para. 32); (b) Prohibit the manufacture or sale of some articles; (c) Fix a sale price for the product (see para. 32 (vi));     (d) Make the transfer of know-how conditional on other commercial operations (see para. 31 (iv)); (e) Provide for payments or for an obligation to exploit after the know-how has lost its value (see para. 55 (iii) and 56), etc. (iii) As on fiscal problems, the parties are advised to consult experts on these matters.
  F. Сублицензии \ Sub-licences  
70. (i) В целях избежания всякого рода недоразумений и по причинам безотзывного характера передачи ноу-хау (см. параграф. 14), контракт должен особо оговаривать право Цессионария на передачу ноу-хау третьему лицу для использования его с учетом территориальных или иных ограничений, налагаемых на Цессионария; (ii) В отсутствие четко определенных условий на этот счет, право предоставления сублицензии будет считаться отсутствующим; (iii) Если согласно контракту, сублицензии разрешены, необходимо, чтобы в контракте были определены сроки и условия предоставления сублицензий, включая обязательство Цессионария в подобных случаях ставить в известность Доверителя и, при необходимости, запросить у него необходимое разрешение. 70. (i) To avoid any misunderstanding and for the reasons explained on the irreversible effects of the transfer (see para. 14), the contract should specify whether or not the grantee is to have the right to transfer the know-how to a third party for exploitation within the territorial or other limits assigned to him;     (ii) In the absence of any specific provision to that effect, this right to grant a sub-licence cannot be presumed; (iii) If under the contract, sub-licences are to be permitted, the contract generally specifies the terms and conditions on which they may be granted, including an obligation upon the grantee to inform the grantor and possibly to obtain any necessary authorizations.








ANALYSYS, CONTRACTS, LEXMERCATORIA

© [Право международной торговли]

Контакты/реквизитыО проектеФорум

Разработка контрактовЭкспертиза контрактов

Типовые контракты

При использовании материалов ресурса
гиперссылка обязательна ¬ наши ссылки


Orphus Опечатка / ошибка перевода?
Ctrl+Enter


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru