ECE/TRADE/222

Обязательства цессионария
Obligations of the grantee


Руководящие принципы для составления контрактов международной передачи ноу-хау (производственного опыта) в машиностроении

Контракты на интеллектуальную собственность Lexmercatoria

Контракты на передачу ноу-хау

VII. Обязательства Цессионария \ Obligations of the grantee  
47. Перечень Обычно главное обязательство Цессионария состоит в том, чтобы своевременно и полностью оплатить полученное им ноу-хау, хотя ноу-хау может быть передано и без дополнительного платежа, если оно - дополнение к другим коммерческим сделкам. Во-вторых, если в ноу-хау содержится элемент секретности, Цессионарий берет на себя обязательство не разглашать упомянутый секрет. Также Цессионарий может подписать соглашение об использовании ноу-хау; он может обязаться обеспечить необходимое качество изделий, изготовленных с использованием ноу-хау, либо взять на себя дополнительные обязательства иного характера. 47. Enumeration Normally, the main obligation of the grantee is to make a payment for the know-how he receives, although the know-how may be transferred without additional payment when it is complementary to other commercial transactions. Secondly, if an element of secrecy is involved in the know-how, the grantee undertakes to maintain that secrecy. The grantee may also sign agreements to exploit the know-how; he may undertake to maintain the quality of the products manufactured with the help of the know-how, or he may accept ancillary obligations.   A. Оплата \ Payment  
48. Формы Оплата может осуществляться как наличными, так и готовой продукцией; оплата может также быть в форме обмена ноу-хау. В дополнение к условиям оплаты за предоставление ноу-хау, в контракт можно включить и платежные отчеты по сделкам между Доверителем и Цессионарием в рамках ноу-хау, например, о поставке тех или иных товаров, оказании технической помощи и т. д. 49. Наличная оплата (i) Если предполагается оплата наличными, стороны обычно определяют место и форму расчетов, а также валюту, в какой оплата будет осуществляться; необходимо учесть также все вопросы, которые могут возникнуть в связи с конвертируемостью, валютным контролем, валютным курсом, сопоставления с ценой золота или других стандартов, налогообложения и т. д.; (ii) Плата наличными включает единовременную выплату всей суммы и различные виды процентных отчислений, размеры которых зависят от использования ноу-хау. Оплата может осуществляться и комбинированным способом: общее погашение в момент заключения контракта и отчисления по мере использования ноу-хау. 50. Единовременная оплата (i) Выплата определенной суммы может быть как единовременной, так и в виде периодических взносов авансом, фиксированными суммами или суммами по принципу увеличения или же уменьшения; (ii) В контракте могут оговариваться сроки и условия этих общих погашений и, в особенности, дата и время их совершения;     (iii) Поскольку размеры этих платежей четко определены, в некоторых случаях даже прежде определения обязательств Доверителя, Цессионарию необходимо тщательно проследить, чтобы обязательства Доверителя были достаточно ясно сформулированы в контракте. 51. Отчисления (i) В случае, если Цессионарий выплачивает отчисления, условие Доверителю может быть предоставлена возможность проверки результатов Цессионария с целью определения истинного размера полагающегося отчисления. В частности, в некоторых случаях Доверителю должны предоставляться отчеты Цессионария с указанием количества произведенных и проданных изделий. (ii) Для установления соотношений между отчислениями и результатом, контракт может содержать ссылки на товарооборот произведенных в рамках ноу-хау изделий, на их отпускную цену или объем выпуска изделий. Необходимо пояснить и сам термин «товарооборот», поскольку его значение может не совпадать в различных странах; таким образом, суммы вычитываются из товарооборота, из отпускной цены, включая предоставленные скидки или других пунктов. В этой связи необходимо сделать ссылку на выплату налога с оборота в стране Цессионария или на отправку изготовленных изделий. (iii) В некоторых случаях контракт предусматривает выплату минимума или максимума лицензионных отчислений, независимо от достигнутых результатов. Вместо минимума или максимума лицензионных отчислений или в дополнение к ним размер выплат может быть более или менее пропорциональным по отношению к полученным результатам. (iv) В контракте также может определяться: (a) Время выплаты лицензионных отчислений: например, время изготовления изделия в рамках ноу-хау; (b) Дата выплаты лицензионных отчислений: когда изделия, изготовленные в рамках ноу-хау, поставлены клиенту, когда клиент совершает их оплату, в конце года или в пределах указанных периодов времени после этих событий и т.д. 52. Оплата готовой продукцией или услугами Наличный расчет в некоторых случаях может быть заменен частично или полностью оплатой готовой продукцией. 53. Обмен ноу-хау (i) Цессионарий может также выполнить свои обязательства, предоставив Доверителю техническую информацию; такой тип контракта, обычно заключаемый между предприятиями примерно одинакового технического уровня или между неконкурирующими, взаимодополняющими предприятиями, может содержать определенный риск и отличаться неопределенностью срока действия. Однако если он служит отправной точкой для последующего непрерывного обмена ноу-хау, на тот момент как ноу-хау неизвестного, такой вид сотрудничества имеет шансы перерасти в весьма плодотворное технического сотрудничество, и даже партнерство предприятий. Частью таких взаимоотношений иногда являются проводимые совместными силами технические исследования. (ii) Сторонам следует соблюдать определенную осторожность, когда они, вступив в подобный обмен ноу-хау, вынуждены впоследствии заключать договоры с третьими лицами о передаче ноу-хау в той же или смежной областях, чтобы это не повлекло за собой утечку конфиденциальной информации, получаемой в результате этого обмена. В этом отношении проблемы, вытекающие из обмена ноу-хау в какой-то степени схожи с теми, что возникают при взаимном обмене усовершенствованиями (см. главу VIII: Другие обязательства, параграф. 61). 48. Methods Payments may be made in cash or in goods; payment may also consist of an exchange of know-how. In addition to provisions concerning payment for know-how, the contract may take account of payments in respect of transactions between grantor and grantee related to the know-how, such as the supply of certain goods, technical assistance, etc. 49. In cash (i) If payment is to be made in cash, the parties usually specify the place and method of payment and the currency in which it will be made; they should also take into account all questions that may arise relating to convertibility, exchange control, the rate of exchange, reference to gold or other standards, taxation, etc.;     (ii) Cash payments include lump-sum payments and variable royalties, the amount of which is related to the exploitation of the know-how. Payment may be made by a combination of these two methods: a lump-sum payment at the time of the conclusion of the contract and royalties when the know-how is being exploited.   50. Lump-sum payments (i) Lump sums may include the payment of a single lump sum or of instalments laid down in advance, at a fixed rate or at an increasing or decreasing rate; (ii) The contract may specify the terms and conditions of these lump-sum payments and in particular the date or time at which they are made;   (iii) In view of the fact that these payments are clearly defined and sometimes made prior to the grantor's obligations or to some of these, the grantee will take particular care that the grantor's obligations are clearly specified in the contract. 51. Royalties (i) When the grantee is paying royalties, provision may be made for the grantor to be given an opportunity of having the grantee's results verified, so that he can assess the royalty due. In particular, the grantee's records showing the number of articles produced and sold are in some cases made available to the grantor.     (ii) The contract may, in order to establish this relationship between royalties and result, refer to the turnover in the product manufactured with the aid of the know-how, to the selling price, or to the volume of production. The term "turnover" ought to be defined, its meaning not being the same in all countries; so ought the amounts that may be deducted from the turnover or from the gross selling price on account of discounts granted or of other deductible items. In this connexion, reference may also be made to the payment in the grantee's country of tax on the turnover in, or on the transfer of, the products manufactured. (iii) Sometimes the contract stipulates the payment of a minimum or of a maximum royalty, irrespective of the results obtained. Instead of minimum and maximum royalties or in addition to them, a scale of royalties more than proportional or less than proportional to the results may also be used.   (iv) The contract may also specify:     (a) The time at which royalties are due: for example, when the product for which the know-how was necessary has been manufactured; (b) The date for the payment of royalties: when the goods manufactured with the know-how are delivered to a customer; when the customer makes his payment; at the end of the year; or within specified periods of time following these events, etc. 52. Payments in goods or in services Cash payments are sometimes replaced partially or totally by payments in goods or in services.     53. Exchange of know-how (i) The grantee may also fulfil his obligations by supplying the grantor with other technical knowledge; this type of contract, which is normally concluded between undertakings which have reached more or less the same technical level or between complementary undertakings, may be hazardous and its duration indefinite. When, however, it serves as the starting point for a continuous exchange of know-how, as yet undiscovered, it may result in a high degree of technical co-operation, and even of partnership, between enterprises. It is sometimes accompanied by joint technical research. (ii) The parties to this exchange of know-how should be careful, when they subsequently conclude agreements with third parties for the transfer of know-how in the same or related fields, not to disclose secrets which they will have obtained through this exchange. In that respect, problems resulting from the exchange of know-how are somewhat similar to those connected with the reciprocal communication of improvements (see chap. VIII: Other obligations, para. 61).   B. Сохранение секретности \ Preservation of secrecy  
54. Это существенный элемент. (См. параграф. 8 (ii), относящийся ко всем параграфам Руководящих принципов, где описываются вопросы, касающиеся сохранения конфиденциальной информации) (i) Обязательство Цессионария о неразглашении конфиденциальной информации, сообщенной ему Доверителем, – по-видимому, ключевой момент контракта; в этом случае, контракт должен содержать условие, согласно которому Цессионарий берет на себя обязательство не разглашать и не передавать третьим лицам ту или иную поступившую к нему в связи с приобретением права на ноу-хау информацию, секретный характер которой не вызывает сомнений; (ii) В этом случае, Цессионарий также обязан предпринять соответствующие шаги для того, чтобы секретная составляющая ноу-хау не разглашалась кому-либо его персоналом или партнерами; (iii) Если стороны желают сделать исключение к этому фундаментальному условию – в случае сублицензии или субподрядного договора, например, – то такое исключение должно быть непременно отражено в контракте. 54. Essential element. (See para. 8 (ii) referring to all the paragraphs of the Guide dealing with the problem of secrecy.)     (i) The grantee's obligation to preserve the secret communicated by the grantor may be an essential element in the contract; in this case, the contract will contain a provision under which the grantee undertakes not to disclose or communicate to third parties information, specifically identified as being secret, received in connexion with the transfer of know-how;   (ii) The grantee also undertakes, in this case, to take appropriate steps to ensure that the secret part of the know-how is not disclosed by his staff or by his associates;     (iii) If the parties wish to make an exception to this fundamental provision - in the case of sub-licence or sub-contract, for example - they should specifically make reference to this exception in the contract.   C. Последствия случайного раскрытия секрета \ Effect of the accidental loss of secrecy  
55. (i) В некоторых случаях контракт предусматривает возможность того, что секретная составляющая ноу-хау – существенный элемент ноу-хау – может быть поетряна и стать достоянием третьих лиц до истечения срока действия контракта, без умысла той или другой стороны; (ii) Стороны, в частности, не упуская из виду обязательство сохранять тайну, должны определить последствия, которые подобная ситуация окажет на платежи Цессионария, на обязательства по использованию ноу-хоу (если таковые предусматриваются) и, возможно, на срок истечения контракта; (iii) Если речь идет о выплатах, решение может быть различным для случаев погашения всей суммы целиком, периодических выплат определенных сумм или лицензионных отчислений; что касается периодических выплат определенных сумм, то необходимо принимать во внимание и существующее законодательство по вопросам ограничения отдельных видов предпринимательской деятельности; (iv) В контракте может предусматриваться и возможность аннулирования его в тех случаях, если сохранение секретности является не только существенным элементом, а сутью контракта. 55. (i) The contract sometimes provides for the possibility of the secret character of the know-how - where secrecy is an essential element of the know-how - being lost before the expiry of the contract, without the fault of either party;     (ii) The parties should specify the consequences that this situation may bring about with regard inter alia to the obligation to preserve secrecy, to payments to be made by the grantee, to the obligation to exploit (when such obligation is specified) and possibly to the expiry of the contract;     (iii) As far as payments are concerned, the solution may differ for lump-sum payments, instalments or royalties; for instalments the solution may be influenced also by applicable legislation on restrictive business practices;     (iv) The contract may stipulate that it may be terminated when secrecy is not only an essential element but the very basis of the contract. D. Обязательство использования \ Obligation to exploit  
56. (i), Если оплата осуществляется в виде лицензионных отчислений, контракт обычно содержит обязательство Цессионария использовать ноу-хау в течение периода оплаты лицензионных платежей и до обеспечения минимального выпуска продукции при достижении соответствующего стандарта качества; (ii) Цессионарий, однако, должен внимательно следить за тем, чтобы не связать себя подобными обязательствами на тот момент, когда производство перестанет быть рентабельным и ноу-хау устареет в связи с появлением в период действия договора нового изобретения или утратой им секретного характера. 56. (i) When payment consists of royalties, the contract usually specifies the obligation of the grantee to exploit the know-how during the period laid down for the payment of royalties and to reach a minimum output and a specified quality standard;     (ii) The grantee, however, will be careful not to commit himself in this way except within the limits of profitable production and provided the know-how is not made obsolete by a new invention during the currency of the contract or by the loss of its secret character.   E. Поддержание уровня качества \ Maintenance of quality  
57. (i) Согласно контракту на передачу ноу-хау, Цессионарий наделяется правом продажи изделий под торговой маркой Доверителя. В некоторых случаях, Доверитель может разрешить Цессионарию использовать его собственную торговую марку. (ii) Иногда стороны договариваются о том, что изготовленное Цессионарием изделие не будет нести торговую марку Доверителя, но содержать указание на то, что выпущено оно в рамках ноу-хау, права на которое передано Доверителем Цессионарию. (iii) Ссылка на торговую марку Доверителя обязывает Цессионария поддерживать соответствующие качественные стандарты изделия. (iv) Контракт должен оговаривать, как именно Доверитель будет следить за поддержанием Цессионарием необходимого уровня качества выпускаемых изделий. Это может быть, например, проведение контроля качества изделий Цессионария с возможностью последующего запрета на продажу под торговой маркой Доверителя товаров, уровень качества которых не отвечает определенным требованиям, либо просто мероприятия проверочного характера с целью убедиться, что условия использования ноу-хау Цессионарием не вызывает нареканий со стороны Доверителя и не ставит под угрозу его репутацию производителя. (v) Иногда контракт предусматривает завершение его Доверителем в случае, если Цессионарий не сумеет обеспечить необходимый стандарт качества в пределах указанных сроков (см. глава IX). (vi) Поскольку предоставление права на использование торговой марки связано с соблюдением определенных юридических условий, которые стороны не могут избежать, обязательства Цессионария в этом аспекте должны быть выделены в особый раздел контракта. 57. (i) Under a contract for the transfer of know-how, the grantee may be permitted or obliged to sell the product under the grantor's trade mark. In certain cases, the grantor may authorize the grantee to utilize his own trade mark.    (ii) Sometimes the parties provide that the product made by the grantee is not to carry the grantor's trade mark but an indication of the use that has been made of the grantor's know-how transferred by the grantor.   (iii) References to the grantor's trade mark will oblige the grantee to reach and to maintain the quality standards of the product. (iv) The contract should specify how the grantor will ensure that the grantee fulfils his obligations: quality inspections of the grantee's products with the possibility of the subsequent prohibition of the sale, under the grantor's trade mark, of goods which are below standard or simply verification that the indication of the use of the grantor's know-how does not give rise to misunderstanding or affect his technical reputation.   (v) Sometimes the contract provides for its termination by the grantor, if the grantee does not reach the required standard within the specified time-limits (see chap. IX).   (vi) Since the granting of the right to use trade marks is governed by binding legal provisions which the parties cannot evade, the grantee's obligations in that respect should be mentioned separately in the contract.