ECE/TRADE/222

Общие вопросы, касающиеся ноу-хау и его передачи
General considerations concerning know-how and its transfer


Руководящие принципы для составления контрактов международной передачи ноу-хау (производственного опыта) в машиностроении


A. Определение и характеристики ноу-хау
Definition and characteristics of know-how



4. (i) Дано множество определений ноу-хау .

Объединенное Международное Бюро по Защите Интеллектуальной Собственности (BIRPI) в статье 53/1 Образцового Закона об Изобретениях для Развивающихся стран описывает ноу-хау как "производственные процессы или знания, относящиеся к использованию и применению промышленных методов".

Г-н Пол Мэтли, Генеральный Докладчик международной Ассоциации Защиты промышленных прав (IAPIP), дает в "Хрониках промышленной собственности" следующее определение: "Ноу-хау состоит из знания и опыта, приобретенных при практическом применение техники
 4. (i) Many definitions of know-how have been given.

The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI) in article 53/1 of the Model Law for Developing Countries on Inventions, describes know-how as "manufacturing processes or knowledge concerning the use and application of industrial techniques".

Mr. Paul Mathely, Rapporteur General of the International Association for the Protection of Industrial Property (IAPIP), gives in the Annales de la propriete industrielle the following definition: "Know-how consists of knowledge and experience acquired for the practical application of a technique".
В зависимости от конкретных обстоятельств ноу-хау может состоять для конкретного изделия или категории изделий, из технической информации в целом либо части ее, необходимых для проектирования, производства, эксплуатации, ремонта или маркетинга изделия или изделий, либо отдельных элементов их, либо сочетания того и другого. Если речь идет о конкретных методах или процессах, ноу-хау может представлять собой определенную техническую информацию, необходимую для разработки и использования упомянутых изделий или процессов в целом, равно как и часть ее. According to the circumstances know-how can consist, for a given product or category of products, of the whole or part of the technical information needed for designing, manufacturing, using, maintaining or possibly marketing the product or products or some elements thereof, or for any combination of these operations; in the case of techniques or processes, know-how can consist of the whole or part of technical information needed for designing and using them.  (ii) Ноу-хау - это экономический актив, и для того, чтобы этим активом воспользоваться, владельцу необходимо обладать определенным уровнем научных и технических знаний и умений.
(ii) Know-how is an economic asset for the exploitation of which, however, its possessor must have some scientific or technical ability.

B. Технические средства \ Technical means

5. (i) Техническая информация, как составляющая ноу-хау, может включать в себя в зависимости от конкретных обстоятельств:
(a) изделия: образцы, незарегистрированные проекты, оборудование и механизмы, аппаратуру, запасные части, инструменты, специальные принадлежности, и т. д.;
(b) техническую документацию: формулы, расчеты, планы, рисунки, непатентованные изобретения и т.д.;
(c) указания: примечания по проекту, производству или эксплуатации того или иного изделия или процесса, специфике его производства или указания по его эксплуатации, указания технологического характера, пояснения к ним, данные относительно организации работы: рекомендации по вопросам подбора зданий и помещений, план-схемы предприятий, циклы производства и методы контроля, уровню квалификации персонала и экономические расчетные данные, например, расходов и т. д.
{См. параграфы. 37 и 38: Виды технических изделий и документация - Указания.}
5. (i) The technical information which constitutes know-how may comprise, according to circumstances:
(a) Items : samples, unregistered designs, machines, apparatus, spare parts, tools, special accessories, etc.;  
(b) Technical documents: formulae, calculations, plans, drawings, unpatented inventions, etc.;(c) Instructions : notes concerning the design, manufacture or use of the product or process, shop practices or practical advice on execution, technical recipes, explanations supplementing a patent, data on the organization of work: requirements in regard to buildings, layout of plant, production routing and inspection methods, qualifications of personnel and data helpful economically, such as costing data, etc.
{See paras. 37 and 38: Supply of the technical means.}
(ii) Соглашения по ноу-хау могут также охватывать патентованные изобретения и зарегистрированные проекты (см. параграфы 7 (ii) и 62 - 66). (ii) Know-how agreements may also cover patented inventions and registered designs (see paras. 7 (ii) and 62 to 66).

C. Юридическая защита \ Legal protection

6. (i) В отличие от патентованного изобретения, для ноу-хау ни национальной, ни международной особой юридической защиты не предусмотрено; нормативные документы такого рода нигде не зарегистрированы и не изданы. Если ноу-хау не носит закрытого характера, оно не может быть защищено, подобно патенту, чья защита юридически гарантирована. Однако в случае незаконного раскрытия ноу-хау его владелец, не отказываясь от гарантированных ему договором возможностей, и действуя в рамках существующего законодательства вправе обратиться и за судебной защитой, как то: подать иск о возмещении убытков и, возможно, применении к нарушителю судебных мер, в том числе, и запретительного характера, как средство противодействия неблаговидной конкуренции, либо наложение штрафа и т.д. (см. также параграф. 11 (iv)).
(ii) Пока патентоспособное изобретение не запатентовано, оно рассматривается исключительно как ноу-хау, что не исключает последующей подачи заявки на патент в соответствии с существующим патентным законодательством.
6. (i) Unlike a patented invention, know-how does not yet enjoy any special legal protection, national or international; it is neither registered nor published. If the know-how is disclosed it cannot be protected as a patent would be by a legal instrument. In the event of its illicit disclosure, however, its possessor may, without prejudice to any contractual remedies, have recourse to such protection as the applicable ordinary law may provide: damages and possibly an injunction against unfair competition, penal sanctions, etc. (see also para. 11 (iv)).
(ii) As long as a patentable invention is not patented, it can only be treated as know-how, which does not preclude a later application for a patent, subject always to the relevant national laws on patents.

D. Ноу-хау и патенты \ Knew-how and patents

7. Причины, по которым ноу-хау не запатентовано, могут быть различными:
(i) Прежде всего, изобретение не всегда патентоспособно (изобретательный элемент недостаточен; область исключена согласно действующему законодательству и т. д.);
(ii) Ноу-хау может и следовать за патентом; опыт, приобретенный промышленным использованием патента, может вызвать появление и дополнительного ноу-хау, могущего или не могущего быть запатентованным;
(iii) Наконец, ноу-хау может служить заменой патента, если приоритет отдан секретности, а не безопасности.
{С проблемами ноу-хау, связанными с патентами, можно ознакомиться в параграфах. 62-66 и 78.}
7. The reasons for which know-how is not patented are numerous:
 (i) First of all the invention is not always patentable (inventive element insufficient; domain excluded by the law, etc.);(ii) The know-how may be subsequent to the patent; the experience acquired through the industrial exploitation of a patent may give rise to complementary know-how which can or cannot be patented;
(iii) Finally, know-how may be a substitute for a patent when secrecy is preferred to security.
  {The problem of know-how connected with patents is dealt with in paras. 62 to 66 and 78.}

E. Элементы секретности \ Elements of secrecy

8. (i) Ноу-хау обычно состоят из множества элементов, из которых, как минимум, один или даже несколько носят секретный характер. Упомянутая секретность повышает экономическую ценность ноу-хау и придает особый юридический характер его передаче. Секретность не всегда постоянна, и не обязательно есть прерогатива единственного владельца. И пока секретность не стала всеобщим достоянием, это позволяет ее владельцам пользоваться определенным преимуществом по отношению к своим конкурентам - временным преимуществом, что лишь подталкивает владельца, как можно дольше сохранять статус-кво.
(ii) В нижеследующих параграфах предлагаемых Руководящих принципов прямо или косвенно рассматривается вопрос о последствиях, оказываемых секретностью на договорные обязательства сторон:
Параграфы:
Особые риски, связанные с передачей - 11
Дальнейшие риски - 14
Предварительные переговоры - 15 - 22 (гл. III)
Сроки обязательств сторон - 25
Вопросы открытости и закрытости - 26 (ii)
Сохранение секретности: обязательства доверителя - 44
Обмен ноу-хау - 53 (ii)
Сохранение тайны:
обязательства цессионария - 54
Последствия непреднамеренного раскрытия секрета - 55
Уведомления о поправках - 59-61
Ответственность за разглашение конфиденциальной информации - 82
Эффект истечения контракта - 88 (iii)
(iii) Может произойти, что ноу-хау не имеет элементов секретности, однако что его передача означает для цессионария экономию времени и средств. (Термины "доверитель" и "цессионарий" не важны в строго юридическом смысле, а лишь предназначены для употребления в данном контексте).
8. (i) Know-how normally consists of a number of elements of which at least one or, failing that, a combination of elements, is of a secret nature. This secrecy adds to the economic value of the know-how and gives a special juridical character to its transfer. The secret is not necessarily permanent, nor is it necessarily the prerogative of a single possessor. Nevertheless, in so far as there is a secret, and so long as it is not disclosed, each of its possessors enjoys an advantage over his competitors - an advantage that the possessor is all the more concerned to exploit because it is temporary.
   
 
 
 
(ii) The present Guide deals directly or indirectly with the consequences of secrecy on the obligations of the parties in the following paragraphs:  
Paragraphs: Special risks involved in the transfer - 11 
Further risks - 1414
Preliminary negotiations - 15 to 22 (chap. III)
 Duration of obligations of the parties – 25 Public-policy provisions - 26 (ii)Preservation of secrecy: grantor's obligations - 44
Exchange of know-how - 53 (ii)
Preservation of secrecy:
grantee's obligations - 54
Effect of the accidental loss of secrecy - 55
Communication of improvements - 59 to 61
Liability for disclosure of secret information - 82
Effect of the expiry of the contract - 88 (iii)
(iii) It may also happen that the know-how has no element of secrecy, but that its transfer represents a saving of time and money for a possible grantee. (The terms "grantor" and "grantee" have no precise legal significance, but correspond to current usage.).

F. Передача ноу-хау \ Transfer of know-how

9. Контракт на передачу ноу-хау

Контракт на передачу ноу-хау определяет сроки и условия, на которых ноу-хау передается от Доверителя к Цессионарию. {Термины "доверитель" и "цессионарий" не имеют точного юридического значения, а соответствуют текущему использованию \ The terms "grantor" and "grantee" have no precise legal significance, but correspond to current usage}
9. The contract for the transfer of know-how

The know-how contract lays down the terms and conditions upon which the know-how is transferred from the grantor to the grantee.
10. Заинтересованность сторон в передаче

Цессионарий в контракте на передачу ноу-хау обычно желает приобрести техническую информацию, которой не располагает, причем минуя докучливый метод проб и ошибок. Обычно он ожидает получить и выгоду от использования ноу-хау, позволяющую достичь ему того или иного качественно нового уровня. Доверитель же, передавая ноу-хау, стремится приобрести от Цессионария нечто взамен, обычно денежном выражении. Иногда он заинтересован в сотрудничестве с Цессионарием на промышленном или коммерческом.
10. Parties' interest in the transfer

The grantee in a contract for the transfer of know-how usually wishes to acquire more rapidly than would be possible by trial and error technical information which he does not possess. Usually he expects to obtain some return from the know-how and to achieve certain quality standards. The main desire of the grantor in transferring his know-how is to get something in exchange, usually of a pecuniary nature. Sometimes he may also wish to co-operate with the grantee in industrial or commercial operations.

11. Особые риски

(i) Для обеих сторон передача ноу-хау сопряжена с целым комплексом более сложных проблем, нежели если бы речь шла о патенте, передаче авторского права или лицензионном соглашении;

(ii) Доверитель может опасаться, что, в случае разглашения секрета Цессионарием или кем-нибудь из его подчиненных или коллег, он не сможет рассчитывать ни на какое адекватное возмещение; кроме того, он не всегда готов принять предложение Цессионария, даже, невзирая на заверения последнего о благоприятных перспективах совершаемой сделки, если не уверен до конца в возможностях Цессионария в чисто техническом плане (напр., отсутствие у Цессионария того или иного оборудования);

(iii) Цессионарий, стремящийся использовать ноу-хау ради того, чтобы догнать или даже превзойти своих конкурентов в той или иной технической области, также может испытывать опасения по поводу того, что тайна - сегодня тайна, а завтра уже перестанет быть таковой, либо просто не верить, что сумеет воплотить идею ноу-хау на практике; другими словами, он не располагает прочным фундаментом для определения истинной ценности преимуществ, масштабы которых ему неизвестны;

(iv) Проблемы передачи ноу-хау на национальном уровне усугубляются на международном уровне отсутствием четко регламентированных в международных конвенциях по защите ноу-хау условий, почти повсеместным отсутствием специальных национальных законов по вопросам передачи и раскрытия ноу-хау. Если же подобные законы кое-где и существуют, они зачастую разительно отличаются друг от друга.
11. Special risks

(i) The transfer of know-how involves more complex problems for the two parties than those generally connected with patent or copyright transfer or licence agreements;

(ii) The grantor may fear that if the secret is divulged by the grantee or by his staff, he will not have any satisfactory redress; in addition, he may hesitate to accede to the grantee's request that he should guarantee the results of the application of a process which the grantee may not be fully equipped to carry out;

(iii) The grantee, who generally wishes to use the know-how in order to equal or surpass his competitors in the technical field, may fear that the secret already is in, or sooner or later may come into, their possession, or he may fear being unable to obtain the desired results; in other words, he has no sure basis for assessing an advantage whose duration and scope are unknown to him;

(iv) These problems inherent in the transfer of know-how at the national level are compounded at the international level, in addition to the absence of specific provisions in international conventions on the protection of know-how, by the almost general absence of special legislation in national laws to which the transfer and disclosure of know-how are subject and where such legislation exists, by its extreme diversity.
12. Первооснова выбора партнера по контракту - взаимное доверие

Принимая во внимание перечисленные сложности, сторонам надлежит проявлять чрезвычайную осмотрительность при выборе партнеров. Упомянутая осмотрительность тем более оправдана, поскольку контракт по передаче ноу-хау предполагает высокий уровень взаимного доверия и честность намерений.
12. Choice of contracting partner - Mutual confidence

Because of these uncertainties, the parties should choose their contracting partners with the utmost care. This precaution is all the more justified in that a contract of know-how requires a high degree of mutual confidence and good faith.
13. Контракты intuitu personae

Ввиду того, что взаимное доверие сторон, как и сами стороны - фундаментальные элементы в контрактах по передаче ноу-хау, иногда может возникнуть необходимость в аннулировании и таких контрактов, например, в случае изменения той или иной стороной идентичности или утрате ими эффективного контроля (вследствие слияний, объединений и т. п.).
13. Contract intuitu personae

In view of the fact that mutual confidence between the parties as well as their identity are fundamental elements in any contract of know-how, it is sometimes provided that they may terminate it if the parties change their identity or effective control (by amalgamations, mergers, etc.).
14. Дальнейшие риски

(i) Даже при наличии самых честных намерений сторон, контракт по передаче ноу-хау всегда содержит ряд специфических рисков, которые стороны также не должны упускать из виду.

(ii) Безотзывной характер передачи
Завладев ноу-хау, Цессионарий просто не сможет забыть предмет ноу-хау или же возвратить его во всей полноте Доверителю. {Настоятельно рекомендуем ознакомиться с Параграфом 32, где детально рассматриваются все ограничения.}

(iii) Временной фактор
Кроме того, временной промежуток, в течение которого ноу-хау сохраняет ценность, изначально неопределенный, и стороны обязаны учитывать, что в результате быстрого продвижения вперед технологий, рано или поздно ноу-хау становится всеобщим достоянием и довольно скоро утрачивает первоначальную ценность (см. параграф. 55).
14. Further risks

(i) Even assuming perfect good faith between the parties, a know-how contract always carries a series of particular risks of which the parties ought to take account.

(ii) Irreversible effect of transferOnce in possession of the know-how, the grantee will not be able to forget it or to return it in its entirety to the grantor. {Paragraph 32 which deals with these limitations should be read with this reservation particularly in mind.}

(iii) Time factor

Furthermore the time during which know-how retains its value is uncertain and the parties should take account of the possibility that, as a result of rapid technological development, know-how may become public knowledge and lose its value within a short time (see para. 55)